汉盛法评丨专利侵权诉讼中方法发明专利的保护范围

2024-12-03 韩雪松，林绮雯

引言

方法发明专利的侵权纠纷主要涉及两类情形：一是直接侵犯方法本身的使用权，二是对依据该方法直接生产的产品进行侵权。在司法实践中，对于前一类侵权行为的认定通常较为明确；然而，在后一类情形中，并非所有依照专利方法直接获得的产品都能自动获得保护。这种保护的延伸与方法的类型紧密相关。因此，如何判定方法发明能否延伸至其直接产品的保护范围成为一个重要的问题。本文结合相关法律框架及典型案例，深入分析方法发明专利的侵权构成条件，以及方法延伸保护产品在司法实践中的适用情况，以期为实务操作提供具有参考价值的指导。

一、方法发明专利的侵权构成条件

《专利法》第十一条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”

由此可见，涉及方法发明专利的侵权主要有两种情形：一是使用专利方法；二是使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

针对第一种情形，天津市高级人民法院发布的《关于侵害发明、实用新型专利权纠纷案件的审理指南》指出，方法权利要求的使用行为是指方法权利要求记载的每一个步骤均被实现，使用该方法的结果不影响侵权行为的判定。

上述第二种情形就是本文讨论的方法专利的延伸保护。方法专利延及产品是指一项方法发明专利权被授予后，任何单位或个人未经专利权人许可，除了不得为生产经营目的使用该专利方法外，还不得为生产经营目的使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法所直接获得的产品。

对此，《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》进一步指出，“依照专利方法直接获得的产品，是指将原材料、物品按照方法专利权利要求记载的全部步骤特征进行处理加工，使得原材料、物品在结构上或物理化学性能上产生实质性变化后所获得的原始产品。将上述原始产品进一步加工、处理而获得的后续产品，即以该原始产品作为中间部件或原材料，加工、处理成为其他的后续产品，应当认定属于使用依照该专利方法直接获得的产品。对该后续产品的进一步加工、处理，不属于使用依照该专利方法所直接获得的产品的行为。”

这一情形通常适用于制造方法专利的保护。当一项制造方法专利明确指向了一种具体产品的生成时，则该产品可获得延伸保护。也就是说，不仅直接使用该制造方法的行为构成侵权，通过该制造方法制得的产品同样可能构成侵权。

与此同时，非制造方法专利则包括作业方法和使用方法，二者的共同特征是其本身并不直接创造或改变产品。作业方法不以改变所涉及的物品的结构、特性或功能为目的，而是寻求产生某种技术上的效果，例如测量、检验、采掘、排列、运输、分析等等。此外，诸如发电、供电、供热、制冷、通风、照明、辐射、通讯、广播、计算等等用于实现能量转换或者达到某种非物质性技术效果的方法也属于这一类方法的范畴。使用方法（用途发明）则是对某种已知物品的一种新的应用方式，目的是产生某种技术或社会效果的方法，而不是改变被使用的产品本身。例如，发现某种化学物质在新的医疗应用中的功效，该应用即构成使用方法发明。由于非制造方法专利的对象和目标不同于制造方法专利，这类专利的保护往往因缺乏制造行为或不产生实质性新产品而受到限制。下文将结合具体案例对制造方法专利与非制造方法专利的保护范围进行分析。

二、制造方法专利的延伸保护

在制造方法专利案件中，英国法院通常认为，由于同一产品可能通过多种制造方法获得，若对每种方法都授予产品延伸保护，将不可避免地导致同一产品上多个方法专利权的重叠与潜在冲突。因此，只有当制造方法产出的产品被认定为新产品时，才能依据专利法享受延伸保护，现有产品则不适用此类保护。

与之相反，我国法律在制造方法专利的保护范围上未明确区分现有产品和新产品，制造方法专利的保护范围通常可以延伸到通过该方法直接获得的产品。我国的司法实践仅在举证责任的分配中体现这一区分。根据《专利法》第六十一条第一款规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”，也就是说，针对新产品制造方法的专利采用举证责任倒置，要求被告方需要证明其制造方法不同于专利方法。这一规定与TRIPS协议第34条的要求保持一致。

当然，若专利权人声称使用制造方法生产出新产品，需首先证明产品具有与专利申请日前同类产品不同的结构特征。例如，在上海某新材料技术有限公司、山东某机械制造有限公司侵害发明专利权纠纷案件中【1】，由于对于新产品的举证责任在于原告，但是原告未能举证证明其产品致密度、直度、壁厚、热导率等数值与国内外在先同类产品有明显区别，因此法院对原告认为涉案专利系新产品生产方法的主张不予采纳，本案不能依法适用侵权举证责任倒置。

对于非新产品的制造方法专利，根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条，原告需初步提供证据证明被诉产品与其专利方法生产的产品相符，并显示出由该专利方法制造的合理可能性，从而触发举证责任转移机制。在这种情况下，如果被告无法提供有效的反证，法院可根据具体情况作出侵权认定。本案中，被告山东机械生产的被诉侵权产品与涉案专利产品相同，均为碳化硅热交换管。法院认为上海某新材料声称其技术方案落入涉案专利权范围，但其仍需进一步证明被诉侵权产品经由涉案专利方法制造的可能性较大，方有可能发生举证责任转移。

在一些情况下，由于方法步骤的执行通常发生在被告的独占场所，原告直接获取证据的难度很大。为应对这一难题，最高人民法院在相关案例中应用了“合理努力”的举证标准，并在适当条件下允许举证责任的转移，这有助于维护专利权人在复杂侵权案件中的合法权益。例如，在深圳市华美龙物联网技术有限公司、贵州卓霖科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案中【2】，法院认为专利权人如果能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经尽力举证仍无法充分证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，则不应要求专利权人承担进一步的举证责任，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据，被诉侵权人拒不举证或举证不能的，可以推定被诉侵权人使用了该专利方法。

三、非制造方法专利是否能延伸保护产品

虽然《专利法》第十一条明确了方法专利的保护范围，但并未赋予非制造方法专利以产品保护延伸的权利。对于非制造方法专利，我国《专利法》及其相关司法解释均未明确规定其对产品的保护延展性，仅明确方法本身的使用行为。因此，非制造方法专利的保护范围通常限定于方法本身的使用行为，难以主张对产品的延伸保护。

1. 作业方法类专利的保护边界

（1）作业方法是否能延伸保护产品

传统观点认为，作业方法不直接产生新产品，因此其延伸保护不应涵盖产品。但目前也有观点持不同意见认为，当作业方法对产品具有决定性的重要作用时，可以实现从方法到产品的延伸保护。

例如在胡小泉、朱江蓉侵害发明专利权纠纷案件中【3】，一二审法院就出现了相反的观点。一审法院的判决基于传统观点，认为对方法专利进行延伸保护至其产品时仅限于“依照该专利方法直接获得的产品”，而涉案药品的发明专利为一种药品的检测技术，为一种作业方法，并非直接生产涉案产品的制造方法。但是二审法院认为，涉案专利的质量检测方法已被申请为“肝素钠封管注射液”药品的质量检测国家标准。虽然《中华人民共和国专利法》第十一条关于“依照该专利方法直接获得的产品”规定中并未明确使用专利检测方法进行检测的产品是否受该条规制，但惠诺药业生产的涉案“肝素钠封管注射液”药品若不使用涉案国家药品标准进行质量检测就无法出厂，也无法进入市场销售，进而实现销售获利。鉴于此，如不制止惠诺药业使用涉案专利方法进行检测的“肝素钠封管注射液”药品的销售，将导致惠诺药业使用涉案专利方法的侵权后果不受法律规制，惠诺药业仍可通过销售已经使用涉案专利方法检测的“肝素钠封管注射液”药品获得侵权利益，这不符合专利法保护专利权人的合法权益，打击侵权行为的立法本意。因此，二审纠正了一审判决，支持原告请求。

（2）产品专利中的作业方法特征

由于并非全部产品都能通过结构或组成予以表示，在专利申请过程中，申请人有时为了提高获得授权的可能性，或者因为某个方法特征确实是产品的关键技术组成，会将这种方法特征列入权利要求，甚至写入权利要求1。当这些方法特征被列入权利要求后，尤其在侵权案件中，法院往往会认定这些方法特征为专利的必要技术特征，用以明确专利的保护范围。

例如，在广东智美电器股份有限公司、广州市红日燃具有限公司侵害发明专利权纠纷案件中【4】，红日公司（专利权人）主张以权利要求1记载的内容来确定其专利权的保护范围。被诉侵权产品是一种燃气灶，将被诉侵权产品与涉案专利权利要求1的技术方案进行比对，双方当事人对除“回火控制”以外的其余技术特征均无争议。“回火控制”技术特征在本案专利权利要求1记载为：“当其温度达到温度感应器的动作温度时，就可通过感应其温度的变化来判定回火情况的发生，脉冲点火控制器获得燃气燃烧器发生回火的回火信号，即发出指令使燃气控制电磁阀关闭”。法院认为，根据上述权利要求的内容，本案专利的“回火控制”技术特征，其表征的并非产品结构，而是所述家用燃气灶具燃烧器的作业方法。根据权利要求的公示性，该作业方法亦构成本案专利的必要技术特征，用于划定本案专利的保护范围。

由此可见，在产品权利要求中加入方法特征虽然可以提高专利授权的成功率，但同时也会缩小专利的保护范围，因为这样限制了保护仅适用于特定的操作方式。根据全面覆盖原则，这增加了侵权判定的复杂性，因为必须证明被诉侵权的产品或方法完全符合所述的所有方法特征，从而加大了判定侵权行为的难度。

（3）“作业方法及装置”类专利的判断

在分析“作业方法及装置”类专利时，需要理解专利法保护的核心在于专利权利要求中明确界定的技术方案。不论是方法权利要求还是装置权利要求，法院都会仔细审查其实际内容，以判断其保护范围及侵权判定依据。

在广州市动景计算机科技有限公司、北京字节跳动科技有限公司侵害发明专利权纠纷案件中【5】，核心问题是如何正确理解和适用专利中的方法和装置权利要求。在此类“作业方法及装置”专利中，申请人常将方法权利要求作为独立权利要求1，而将装置权利要求作为从属权利要求或者其他独立权利要求。在涉案专利中，权利要求1为用一种基于移动终端的图片转换方法，权利要求5为一种基于移动终端的图片转换装置。

法院认为，涉案专利的权利要求1是转换方法，即一种方法权利要求。权利要求5是转换装置，其虽然是按照产品权利要求撰写，但是权利要求5装置权利要求的各个组成部分与权利要求1方法权利要求中的各个步骤完全对应一致，因此权利要求5应理解为实现权利要求1的转换方法所建立的功能模块。由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为实现该解决方案的功能模块架构，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。因此，法院并未单独从硬件角度对装置进行独立的产品权利认定，而是视其为方法实现的模块的一部分。

综上所述，该案中对权利要求1和权利要求5的侵权实施方式仅限于方法的使用，而不延伸至产品的保护。

2. 使用方法类专利的保护范围

使用方法类专利，尤其涉及已知产品的新用途发明，是指将已知产品用于新的目的的发明。在撰写这类专利时，代理人通常会将重点放在新用途的描述上，以确保其能够在技术效果上表现出显著的优势，而非仅仅基于已知性质的常规应用。这类专利在医药、化学以及材料科学领域尤为常见，因为这些领域的已知材料和化合物常常被发现具有新的特性或应用价值。

对于使用方法类专利，保护范围的界定基于专利文件中明确描述的内容。已知化合物的新用途发明的核心在于新性能的发现及其在特定应用中的使用，而非化合物本身。例如，在湖南华纳大药厂股份有限公司、大连中信药业股份有限公司等侵害发明专利权纠纷民事二审中【6】，争议点在于被诉产品“左奥硝唑片”是否落入涉案专利的保护范围。二审法院认为，涉案专利获得授权的核心不在于左旋奥硝唑化合物本身，而在于其针对特定适应症制备药物的发现和应用，因此涉案专利本质上是一种药用用途发明专利，属于方法发明。法院强调了对于已知化合物的药用用途而言，应当以权利要求中明确记载的药用用途确定其保护范围，并因此免除了对毒性问题的考量。这一判决显示出对专利文件中明确界定用途的重要性，避免在判定过程中引入不相关因素。

类似地，在谢礼荣、广州铨记兴商贸有限公司侵害发明专利权纠纷二审中【7】，“珍珠釉在制作陶瓷栏杆中的应用”属于用途方法发明专利，根据权利要求和说明书的内容，法院认为涉案专利保护范围应当限于珍珠釉在制作陶瓷栏杆这种特定的用途中，不应扩展到珍珠釉在其他用途中。

四、总结与建议

笔者认为，在司法裁判中，应首先明确涉案专利是制造方法、作业方法还是使用方法，以初步划定其可延伸的保护边界。对于制造方法专利，其延伸保护产品的规则较为明确，但需关注新产品举证责任倒置的适用性。相比之下，作业方法专利和使用方法专利由于其技术特性和实施目标的特殊性，难以直接延伸保护相关产品，因此司法适用较为谨慎。其次，法院需明确请求权的基础以及具体的侵权行为类型，被告方是否存在使用、许诺销售、销售或进口的侵权行为。在确定了专利类型和侵权行为之后，法院应适用全面覆盖原则对涉案产品与涉案专利的技术特征逐一比对，以判断其是否落入方法专利的保护范围内。

对于代理人来说，应明确方法类专利的创新点和应用场景，以判断专利申请的类型是制造方法、作业方法还是使用方法，并为客户评估专利授权、维权和侵权的平衡，特别关注方法专利的保护范围，以确保获取授权并规避法律风险。在处理侵权案件时，原告方的代理人应首先识别涉案专利方法的类型，尤其要注意非制造类方法专利通常不能延伸保护到经由该方法直接获得的产品，因此诉讼重点应在于请求停止使用该方法。与此同时，被告方代理人通常会发起专利无效程序，通过审查和挑战专利的有效性作为防御手段，因此，原告代理人还需做好充分准备，以应对专利无效化的可能性，确保客户权益的有效保护。

对于企业而言，专利战略规划至关重要，尤其需注重方法专利与产品市场的契合，确保两者间的双重保护。对于可能涉及专利争议的产品开发和生产，企业需构建详尽的证据链，明确其生产工艺与现有专利方法的差异，并在必要时咨询专业法律意见，以保障企业的合法权益和市场竞争力。

参考文件

1. (2022)最高法知民终2185号。

2. (2018)最高法民再63号。

3. (2018)鲁民终870号。

4. (2019)粤知民终424号。

5. (2017)粤民辖终598号。

6. (2020)最高法知民终1156号。

7. (2019)最高法知民终293号。

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