2023年1月13日国家知识产权局发布了《商标法修订草案（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），并向社会各界公开征求意见[1]，国家知识产权局条法司一级巡视员吕志华2月22日在月度例行新闻发布会中对于此次征求意见稿的修改背景做出进一步说明“此次征求意见稿继续强化了商标使用义务，引导商标注册回归‘注册为了使用’的制度本源，增加商标使用承诺和商标使用情况说明制度，清理闲置商标，释放一大批好商标资源，解决市场主体注册难题，使真正有使用需求的市场主体能够依法取得优质商标注册。”
此次征求意见稿中新增的禁止重复注册、商标恶意注册申请情形、主动说明商标使用情况、授权确权行政诉讼除明显违反公平原则外不再适用情事变更原则等突破性规定均引起广泛热议。在华东政法大学知识产权学院联合上海汉盛律师事务所举办的“优化商标确权程序 完善注册审查制度”专题研讨会上也着重针对上述条款的修改意见进行了深入的研究与探讨。本文主要在上述热点问题的研讨基础之上，结合汉盛律师的实务经验及总结，针对意见稿中关于“近似商标应当一并转让”、“撤销连续三年不使用商标”、“主动提交商标使用说明”三个规定中可能存在的打击恶意与正当利益保护间的冲突，探讨可供参考的解决方案。
一、“近似商标应当一并转让”的强制性规定给权利人带来的影响
“近似商标应当一并转让”是在2013年《商标法》第三次修改时加入的强制性规定，该规定的初衷是为了防止近似商标归属于不同权利人，导致实际使用中引起误认进而损害消费者的权益。但是在实践中，该规定一定程度上也限制了权利人对其商标权自由处分的正当权利，加大了商标谈判的难度。基于该规定，商标权利人在进行权利处分前，首先就要进行近似商标与不近似商标的划分。关于何为近似商标，《最高法审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题解释》给出了比较明确的定义，“是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者各个要素的结合整体结构相似，或者是立体形状，或者颜色，容易使相关公正来源产生误认，或者是认为来源于原告注册商标特定的联系。”《商标审查审理指南》中对于商标近似的判断标准，也基本沿用了司法解释的判断标准，把商标标识本身相似及产生混淆可能性均纳入了商标近似判断的范畴。但从实践经验来看，对于商标各要素的结合整体是否相似、是否产生混淆误认可能性的判断均加入了审查员自由裁量的因素，进而导致不同审查员对于商标是否近似可能会给出不同的结论。商标权利人对于其每件注册商标均享有独立的权利，而“近似商标应当一并转让”的强制性规定给权利人能否对每件注册商标独立行使处分权增加了不确定因素。因为转让商标申请能否被核准首先取决于审查员对于权利人申请的其他商标与转让商标是否近似进行判断，而如上文所述，此判断的结果是不确定的。那么用审查员自由裁量度较大的强制性规定来限制权利人的处分权利是否必须就值得进一步探讨。笔者认为，首先商标标识本身的相似，并不必然导致混淆误认结果的发生。消费者对于商标本身相似程度的判断，实际使用中的应用方式等都会影响是否产生混淆误认的结果。即使出于利益平衡的考量，对于权利人行使权利的限制也应尽量明确而具体，但是近似商标判断的不确定性就加大了权利人处分权利前的评估难度，也加大了谈判的难度。从商标注册人正当行使权利的角度，其本身是不希望看到混淆结果的发生，进而损害其权益的。因此在处分权利时，权利人必然首先会对商标转让后的风险进行预判。即使在使用过程中产生了没有预期的结果，商标权利人仍然可以通过谈判、诉讼等手段进行救济，也可以通过增加可区别性标识等手段达成一种新的平衡。参考美国、英国的商标转让实务经验，审查员并不会对近似商标是否应该一并转让主动进行审查，而主要通过双方协商来确定商标转让后对各自市场的影响，以及是否需要在行使权利时加以一定限制。那么，如果不强制要求“近似商标应当一并转让”是否就无法保护消费者的利益？现行《商标法》第四十二条第三款已规定了“对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由”，通过该条款本身就可以预防近似度较高商标不一并转让可能产生的损害结果的发生，以及限制恶意抢注人囤积商标高价转让的情形。笔者认为，商标授权后的权利处分应更多地尊重商标权人的自由处分权利，即使出于利益平衡的考虑，“近似商标”的限制也加入了较大的不确定因素，本次征求意见稿中第二十一条中“仅作细微改进”的商标的表述，就是一个亮点。如果修改为“就相同或作细微改进的商标应当一并转让”对于权利人评估需要一并转让商标的判断可能会更为容易和明确。就审查员认为应该转让而申请人未申请一并转让的商标，可以在程序上加入审查意见程序，给予双方进行充分申辩的机会，通过双方进一步说明或协商来规避使用中产生混淆结果的发生。二、增设商标权利人主动说明商标使用情况的例外规定的必要性探讨
根据国家知识产权局2022年10月19日在“知识产权这十年”专题新闻发布会上披露的数据，2012年至2021年间，国家知识产权局累计授权注册商标3556.3万件，年均增长25.5%；截至2022年9月，我国有效商标注册4152.3万件[2]。这庞大的有效商标注册数量的背后，难免存在着“注而不用”、“恶意囤积商标”等情形。此次征求意见稿中新增的【说明商标使用情况】的条款引起广泛关注。增设该条款对于清理大量“注而不用”的闲置商标，引导商标注册回归到“注册为了使用”的制度本源，无疑有着积极的推动作用。但同时也加重了商标权利人的义务，说明使用情况证据的审查标准、如何维持防御商标的注册、防御商标布局策略需要如何调整等一系列问题引起热议。除这些热议的问题外，笔者不免也对于有着悠久历史及传承意义的老字号商标是否会被该义务规定“误伤”产生一定的担忧。老字号商标为了适应市场的变化、使老字号商标焕发新生，难免会对商标的外形进行改变，旧的商标设计逐渐被新商标替代。按照征求意见稿中申请人主动提交使用证据的规定，就可能导致在先注册的老字号商标因为不能提供使用证据而被撤销，老字号的荣誉也可能随之丧失。但是老字号商标存续有着历史传承的意义，消费者对于其新商标的认可也是源于老字号商标享有的美誉和品质保障的基础之上，因此这类有价值的老字号商标如被撤销，可能会给国家乃至社会造成一定的损失，也与加大老字号保护力度的精神不符。
对于类似商标的保护需求与商标使用义务的冲突解决，笔者也参考了一些国家的经验。日本曾经使用的“联合商标”的注册制度就避免了部分近似商标未使用而遭遇被撤销的风险，降低了商标权利人的使用义务。作为联合商标注册，其中部分商标被使用即可视为整个联合商标被使用。以及后来就“联合商标”改为的“社会一般观念”的概念来保护社会一般观念上被认为和注册商标相同的商标。无独有偶，在德国Rintisch v.Eder案中，欧洲法院认为商标的所有人通过使用注册商标的变形商标（不改变注册商标的显著性）就已经达到了使用注册商标的要求。这些制度及判例对于本次修改意见解决保护与使用冲突问题都有一定的借鉴意义。征求意见稿促进商标使用、明确权利人的商标使用义务自然是有助于商标制度的良性发展，但是在此过程中也需要兼顾类似老字号商标的保护需求。笔者认为，在规定主动说明商标使用情况的义务同时，可以增设一些视为已履行了使用义务的例外情形。欧洲法院提出的“变形商标”与征求意见稿中第二十一条中的“在先商标基础上做细微改进的”商标有类似之处，将仅作细微改进商标的使用、未改变显著识别特征的商标使用、相关公众认为与注册商标相同的商标的使用视为权利人也履行了在先商标的使用义务，可以作为冲突解决的参考方案。此外，根据美国的商标授权实务经验，对基于他国已注册商标作为注册基础在美国获准注册的商标，可以免于注册后首次提交5-6间年使用证据的义务，给予商标申请人合理的使用宽限期。这些类似规定也具有一定的借鉴意义。三、对于提升撤销连续三年不使用商标申请申请人的举证责任的建议
相较于征求意见稿通过新增“主动说明使用情况”的条款来清除闲置商标、释放商标资源，现行《商标法》第四十九条规定的没有正当理由连续三年不使用商标（以下简称“商标撤三”）的撤销情形，是申请人清理“注而未用”商标、扫除商标注册障碍的最主要手段。从《商标法》第四十九条以及《商标法实施条例》第六十六条的规定可知，以不使用为由提起的撤销申请，对于申请人资格及证据要求均没有做出明确规定，《商标法实施条例》第六十六条仅要求申请人说明有关情况即可。在实践中，申请人通常只需要通过提交百度关键字的检索结果就可以启动申请程序，而且申请人通常对百度关键字的搜索也会进行针对性地筛选，以使得商标不使用的表面理由成立。这种几乎无门槛的申请条件伴随着商标撤三制度有着被滥用的趋势。例如：（1）很多企业从不在网络上进行任何宣传，地址变更后没有及时在知识产权局备案，被他人提撤三后权利人没有收到提供使用证据通知或者没有主动监控送达公告而未能提交证据材料，导致商标被撤销的“误伤”情形；（2）以不同申请人名义多次提交商标撤三，不断加重商标注册人的举证责任及注意义务，从而达到打击竞争对手的防御商标，削弱竞争对手核心商标保护力度的目的。当然，在存在大量“注而不用”的商标占据了商标注册资源的背景下，降低提起商标撤三申请的门槛也是出于一种利益平衡的考量。但是，随着征求意见稿中对商标注册人提出了主动提交商标使用说明的要求，笔者认为适当提升商标撤三申请人的举证义务，可以平衡商标注册人举证义务过重及商标撤三申请人滥用撤三程序规则之间的冲突问题。在大多数国家的商标法律中都有撤销连续三年不使用商标或者撤销连续五年不使用商标的相关规定，部分国家也同时规定了以不使用为由提起商标撤销的申请人需要履行举证责任，如美国、德国、马来西亚、印度尼西亚、南非等。马来西亚要求申请人需要至少在3-4个重要州区进行使用情况调查[3]。美国虽然没有强制要求申请人需要提供实地的调查报告或者调查人员的法定声明，但是简单的网络检索往往也不符合“有充分的理由”的要求，如果被提出反对意见且在规定期限内申请人没有及时补充提交充分证据的情况下，申请人同样也要承担视为放弃提出申请的后果。当然，笔者在此仅建议在征求意见稿第四十九条中增加“有证据证明存在下列情形之一的”这一举证责任要求，而具体的举证要求及程序规定还需要通过实施细则及审查审理指南做进一步细化规定。但是，在征求意见稿中已经通过增设商标注册人主动提交使用声明的义务清理未使用注册商标的前提下，仍沿用《商标法实施细则》中规定的仅“说明有关情况”即可提起商标撤三申请的标准，一定程度上过分加重了商标注册人维持其商标权利的成本及注意义务。同时，提升商标撤三申请人的举证责任，对于规避申请人滥用商标撤三制度，减轻行政审查的负担也有一定的帮助。本文旨在结合汉盛的实务经验及观察，在优化商标确权程序、完善保护制度的主旨下，从利益平衡视角出发，就征求意见稿对权利人正当行使权利及保护注册商标时可能产生的问题进行思考与探讨，对于冲突的解决提出一些参考意见。
[1]国家知识产权局关于《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html[2]数据来自澎湃新闻《国知局：过去十年累计注册商标3556.3万件，年均增长25.5%》专题报道[3]国家知识产权局知识产权保护司组织编写《海外重点国家商标维权指南》
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