汉盛法评|《中华人民共和国商标法》下声音商标简述、我国的注册现状与应对策略
一、 声音商标简述
(一) 声音商标的发展历史
1、 我国声音商标的诞生
我国第一次明确承认声音商标并开放声音商标注册申请,为2014年5月1日《中华人民共和国商标法》第三次修正正式实施。这次对《商标法》的修改删去了原第八条中商标标志“可视性”这一构成要素,并在列举中增加了“声音”作为明确可以申请注册的标志之一。这标志着我国的声音商标自此正式受到法律保护。我国第一个成功注册的声音商标,是由中国国际广播电台申请注册的“中国国际广播电台广播节目开始曲”。
2、 美国声音商标的发展
美国在声音商标发展历史上有着举足轻重的地位,因为美国是世界上最早开始保护声音商标的国家,而这与美国发达的信息产业有着紧密的关联。美国于1947年通过了兰哈姆法案(Lanham Act),即美国的商标法。虽然美国各州有权利制定并适用各自的商标法,联邦制定的兰哈姆法案依然是各州制定商标法的指导。
在兰哈姆法案下,美国专利与商标局(USPTO)负责审查相关注册申请并有权决定其商标是否可以注册。美国全国广播公司NBC从1931年开始使用的三响音阶,在兰哈姆法案通过后,成为了第一个在美国专利商标局成功注册的声音商标。
(二) 声音商标的特点
1、声音商标注册要求
其一,声音商标必须拥有一个商标必备的特性,我国《商标法》要求所有商标,包括声音商标,具备两个特征:具有显著性和独特性。对于声音商标而言,只有在一段声音能够使一般消费者第一时间产生联想,将这段声音与某个特定产品或企业联系在一起,这段声音才被认为具有显著性和独特性,能够申请注册成为商标。
其二,声音商标仍属于商标的一种,《商标法》第十条、第十一条等明确规定不得用作商标使用的情况也对声音商标具有约束力,因此在声音这一领域内,国歌军歌之类或不文明用语等有害于社会主义道德风尚之类的声音,都不得作为商标使用。
其三,申请注册的声音商标必须未被其他人注册成功,且与已注册成功的声音商标不存在近似或容易导致混淆的情况。审查会根据对声音的文字描述,分别从声音中包含的语言要素与音乐要素,以及声音的听感与整体音乐形象的角度,判断是否存在近似,或容易导致混淆。
2、声音商标的显著性要求
在传统审查商标显著性的实践中,具有可视性的图文商标可以通过证明其具有固有显著性或获得显著性,以此通过商标局审查获得商标注册。申请人可以通过创造具有任意性、暗示性或臆造性的标志,使商标获得固有显著性,以此使一些尚未使用,或使用范围小、频率低的标志获得注册。而由于声音不具有可视性,因此与图文商标存在不同的审核标准。
在国家工商行政管理总局商标评审委员会与腾讯科技(深圳)有限公司二审行政判决中,北京市高级人民法院明确表示“一般情况下,声音商标需经长期使用才能取得显著特征。”从司法实践中可以看出,我国目前要求获得显著性为声音商标的必要条件,明确了即使声音具有任意性、暗示性或臆造性的特征,在其应用行业或领域具有创新性,在声音尚未使用或使用频率不高的情况下仍无法获得商标注册。只有长期并广泛使用的,有较多证据材料证明消费者群体已将该声音与品牌建立起对应关系的声音,才能够获得注册。
二、 我国声音商标注册的现状
(一)声音商标注册的现状
1、声音商标注册申请通过率明显较低
我国声音商标的注册较为困难,主要体现在审核严格,审核过程时限长,申请成功几率小。根据中国知识产权局官方网站公开信息的不完全统计,自2014年5月1日至2022年年中,一共有898件声音商标的注册申请,其中进入公告环节的商标申请不足50件,而在声音商标开放申请的前四年,注册率仅为2.7%左右。
商标局对于声音的获得显著性审查严格,往往需要申请人进行补充材料以此证明声音使用的范围、频率等,这一过程耗时一年以上。根据商标局公布的商标流程,恒源祥(集团)有限公司在商标法修改后最早提交声音商标注册申请的公司之一,将其广告中使用的,音乐与人声结合的“恒源祥 羊羊羊”申请注册9个类别的商标,经过补正、提交意见书等程序,至2022年该商标申请仍处于等待实质审查阶段,尚未成功注册。与此相似的还有罗森(中国)投资有限公司申请的,便利店开门时播放的旋律,经过8年时间仍处于驳回复审阶段。
2、声音商标注册诉讼难度较大
声音商标通过商标局注册成功率将许多欲获得此类商标的企业拒之门外,一些声音商标申请被驳回的企业只能选择通过诉讼争取权利。关注度较高的成功案例,有我国第一个成功注册的声音商标,以及2018年我国第一个通过诉讼“战胜”国家工商行政管理总局商标评审委员会,历时4年最终成功注册“滴滴滴滴滴滴”作为声音商标的腾讯科技(深圳)有限公司。
实践中多数的申请被驳回,行政诉讼以败诉告终。2019年小米在申请注册声音商标被驳回后第三年的获得了终审判决,判决结果为法院认定小米申请的声音不具有显著性。法院认为小米提交的证据显示诉争商标是一段彩铃,且经常与小米公司的驰名商标“MI”一起使用,相关公众对图文商标的识别能力要强于对声音商标,小米提供的证据不足以证明声音能够使相关公众单独通过诉争商标来区分商品的来源,因此驳回了小米的诉讼请求。
(二)实践中难以被认定为商标的声音
1、 较长的音乐
申请商标的声音选段,可以分为纯音乐旋律,人声朗读,及两者结合。其中,纯音乐旋律的长度也成为是否能够成功注册的影响因素。
我国目前没有明确规定声音商标适用的声音片段长度,但是实践中过长的音乐及声音片段难以通过评审委员会的评审,导致商标申请最终被驳回。因此,一些以完整曲目作为具有显著性代表的主体难以获得声音商标。上海慈善基金会于2017年以其会歌的选段申请了5个声音商标,每个选段为会歌其中4小节,长度在12秒左右。最终上海慈善基金会的5个申请均被驳回。泸州老窖股份有限公司2016年申请的总长30秒的声音商标也被驳回,泸州老窖公司仍在通过诉讼的方式争取该声音商标。
2、 纯人声朗读或简单机械音、自然声音
声音商标由于无法视觉化体现,声音本身的创意性与独特性更需要通过多样化的表达方式呈现。如仅仅朗读或有音调地朗诵广告宣传标语,或使用自然界常见的声音申请声音商标注册,商标局可能认定声音缺乏固有显著性,从而驳回声音商标的申请。
在知名的腾讯声音商标案中,法院也认同了商标局对于腾讯申请的六个连续高频“嘀”声缺乏显著性的观点,但是由于腾讯能够证明其使用时间长且已具备“商品和服务项目特定化”的功能,法院在权衡后最终判决腾讯胜诉,获得有权获得商标注册。
三、 声音商标注册现状下的应对策略
(一) 登记录音制品著作权
对于希望申请声音商标的主体而言,无论最终是否能够得到理想的结果,在申请声音商标之前,都可以先行登记录音制品著作权。录音制品著作权登记适合具有创意性表达,但是尚未推广使用或使用范围不广的声音。
获得录音制品著作权登记,不仅能够在申请声音商标的过程中证明声音作为一段录音制品相关权利归属于申请人,也能够在未通过审查无法注册商标的情况下,在一定程度上保护申请人的权利。经过录音制品著作权登记后,如其他企业或个人将声音选段用于商业用途,著作权人有权基于著作权侵权,而非商标侵权,要求侵权方支付损害赔偿。
在声音商标申请耗时数年,同时难以成功注册的情况下,登记录音制品著作权可以作为权利人在申请声音商标过程中,以及声音商标申请被驳回后保障自身权利的有效途径。
(二) 声音商标别国注册
随着中国经济高速发展,一些企业开始开拓海外贸易市场,针对在美国或欧盟开展商品或服务贸易的企业,需要有意识地保护自身的知识产权,其中包括声音商标。因此无论在国内是否获得声音商标注册,对于在欧美开展业务的企业而言,申请该国声音商标都将对企业有所有所益处。
在欧盟任意一个国家登记的企业法人有权在欧盟申请商标,美国则接受任何国家注册的企业申请商标。欧盟的《欧盟第2015/2424号条例》与美国的《兰哈姆法》都将声音列为收到保护的商标类别之一,申请手续与国内存在一些差异,但是对于“显著性”的审查标准都比常规的、具有可视性的商标申请高。在欧盟和美国申请声音商标都需要提供证据,用于证明声音能够指向特定的产品或服务来源。美国商标审理与上诉委员会对于声音的显著性有特殊的审查标准,声音如具有“唯一性的、差异性的或区别性的” ,将被视为具备固有的显著性,如声音属于“普通的”声音,则将被视为不具备固有的显著性,申请者需要证明该声音商标具有第二含义。
若在美国或欧盟获得了声音商标注册,声音商标持有人仍需在国内进行注册申请,但是在此种情况下申请者将享有商标优先权,可以防止在国内被其他申请者抢注,在国内较长的审查期间保障自身权利。
(三) 国内注册申请被驳回后通过行政诉讼的方式主张
有了腾讯通过诉讼途径成功注册声音商标的先例,许多声音商标注册申请被驳回的企业,开始寄希望于诉讼获得声音商标的注册。这对于企业而言是一个机会,使其在申请被商标局驳回后还有转机的可能,但这对于企业而言无疑是一场考验,需要投入大量的时间与金钱进行前期准备工作,其中最重要的就包括证据的收集与固定。
申请公司在诉讼过程中具有对商标显著性的举证责任,一般而言对于申请公司而言较为容易获得的证据为声音的原音频文件及声音的使用场合,如在广告中的应用,在门店中播放等。
证明消费者群体能够第一时间将声音联系到品牌、区别服务来源是一个较为抽象的概念,因此需要结合申请公司的实际情况,从声音的使用时间、使用范围以及声音的复杂性等侧面证明声音的显著性,或从消费者调查报告结果论证声音已具有显著性。法院的自由裁量权多在此处体现,商标申请公司在这个环节能够提供的辅助证明越多,通过法官的审查从而获得有利判决的可能性就越大。因此,有申请意向的公司若从使用声音之日起有意识地、积极地积累与显著性有关的证据,将为申请及后续可能存在的诉讼提供坚实的基础。
参考文献
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2、周晓燕、崔一宁、王跃:中外声音商标立法实践比较研究[J].《上海对外经贸大学学报》2014年第6期
3、杨曦:声音商标注册实质要件研究——以腾讯公司诉国家商评委案为视角 [J].电子知识产权,2019(2)
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4、宋建宝:欧美声音商标的注册要求[J].《人民法院报》2019年9月20日版
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